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法制案件┃適用專利侵權等同原則的司法限制

作者:宋建寶 最高人民法院中國應用法學研究所  來源:《中國知識產權》雜志總第129期  發表時間:2019-12-6 16:55:56   瀏覽:


宋建寶

最高人民法院中國應用法學研究所


我國的一些專利侵權訴訟案件已經開始適用特別排除規則,只是在具體適用時的情形不盡相同,有的案件適用特別排除規則限制等同原則的適用從而否定專利侵權成立,有的案件則突破或無視特別排除規則,仍然適用等同原則判定專利侵權成立。


一、等同原則及其在司法上的引入
在專利侵權訴訟中,涉案專利權利要求的技術特征與被訴侵權物的相應技術特征完全相同的情況是很少的。在大多數的情況下,涉案專利權利要求的技術特征與被訴侵權物的相應技術特征相比,被訴侵權物總是有一個或幾個技術特征與涉案專利權利要求的技術特征在“字面”上并不相同。這是因為專利侵權人總是既想利用別人的專利技術,又想逃避侵權的指控。因此在審判實踐中,真正的“字面”侵權即完全仿制他人專利產品或者照搬他人專利方法的專利侵權行為并不多見,常見的是構成等同的侵權行為。對于被訴侵權物中這些“字面”上不相同的技術特征,法院在判斷被訴侵權物是否落入涉案專利權保護范圍時應當如何做出評判呢?專利司法實踐對此總結出了一個判斷原則,即等同原則。

我國《專利法》及實施細則中并沒有明確規定等同原則。但在我國的司法實踐中,法院已經適用等同原則審理了大量專利侵權糾紛案件。2001年6月,最高法院《關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》第17條對等同原則明確規定:“等同特征是指與所記載的技術特征以基本相同的手段,實現基本相同的功能,達到基本相同的效果,并且本領域的普通技術人員無需經過創造性勞動就能夠聯想到的特征。”

判斷等同,是以權利要求所記載的技術特征,與被訴侵權物的相應技術特征進行比較。在這種比較過程中,盡管被訴侵權物中的某些技術特征與權利要求書所記載的相應的技術特征在“字面”上有所不同,但是只要被訴侵權物中的技術特征與權利要求所記載的技術特征相比,二者屬于基本相同的手段,實現的功能基本相同,達到的效果基本相同,并且本領域的普通技術人員無需經過創造性勞動就能夠從權利要求所記載的技術特征聯想到被控侵權物中相應的技術特征,那么被訴侵權物中的技術特征就是權利要求所記載的技術特征的等同特征,或者說二者構成等同技術特征。

二、適用等同原則的司法政策導向
(一)《關于當前經濟形勢下知識產權審判服務大局若干問題的意見》

2009年4月21日,最高人民法院在《關于當前經濟形勢下知識產權審判服務大局若干問題的意見》(法發[2009]23號)明確提到了“嚴格等同侵權的適用條件,探索完善等同侵權的適用規則,防止不適當地擴張保護范圍”。這表明我國法院在適用等同原則的問題上,開始傾向于嚴格適用等同原則。

(二)《關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》

2009年12月28日,最高人民法院頒布的《關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》(法釋[2009]21號,以下解釋《09司法解釋》)貫徹了上述嚴格適用等同原則的司法政策,并要求利用捐獻規則、禁止反悔規則等嚴格等同侵權的適用條件。

(三)《關于充分發揮知識產權審判職能作用推動社會主義文化大發展大繁榮和促進經濟自主協調發展若干問題的意見》

2011年12月16日,最高人民法院印發《關于充分發揮知識產權審判職能作用推動社會主義文化大發展大繁榮和促進經濟自主協調發展若干問題的意見》(法發[2011]18號)。《意見》對等同原則的適用條件從專利創新程度和等同侵權判定要件兩個方面做出了適度從嚴的明確要求。

從創新程度上來說,對于創新程度高、研發投入大、對經濟增長具有突破和帶動作用的首創發明,應給予相對較高的保護強度和較寬的等同保護范圍;對于創新程度相對較低的改進發明,應適當限制其等同保護范圍。

從等同原則的判定要件來說,判定被訴侵權物的技術特征與涉案專利權利要求的技術特征是否等同時,要嚴格按照司法解釋規定的條件認定等同特征,必須在“三個基本相同”的客觀判斷基礎上,同時從本領域普通技術人員角度進行顯而易見性的主觀判斷,因此應以手段、功能和效果基本相同并且對所屬領域普通技術人員顯而易見為必要條件,防止簡單機械地適用等同侵權或者不適當擴展其適用范圍。

(四)《關于充分發揮審判職能作用為深化科技體制改革和加快國家創新體系建設提供司法保障的意見》

2012年7月,最高人民法院頒布的《關于充分發揮審判職能作用為深化科技體制改革和加快國家創新體系建設提供司法保障的意見》強調,適度從嚴把握等同侵權的適用條件,避免不適當地擴張專利權保護范圍,防止壓縮創新空間和損害公共利益,促進集成創新、引進消化吸收再創新能力大幅增強。

從上述一系列專利司法政策文件中,我們不難看出,在專利侵權判定過程中,對于專利等同原則的適用,我國的專利司法政策采取了適度從嚴的政策導向。在具體案件審理過程中,法院必須堅持以手段、功能和效果基本相同并且對所屬領域普通技術人員顯而易見為必要條件,適度從嚴把握等同侵權的適用條件,為后續創新和自由利用現有技術留足空間。

三、適用等同原則的司法限制
如前所述,等同原則在適用時應受到一定的限制,否則專利權的保護范圍過大,將會限制發明創造的積極性,因此法院在具體的案件中適用等同原則時,還應考慮一些適用的限制。我國的專利司法實踐形成了一些具體的限制規則。

(一)捐獻規則限制等同原則的適用

捐獻規則的含義是,說明書中披露但權利要求中沒有要求保護的技術方案,不在專利的保護范圍內。對于捐獻規則,法院雖然經常在相同侵權判斷中否定侵權指控,但是捐獻規則是否適用于等同侵權判斷,法院一直未給予明確。一般認為,專利權人不能通過提交范圍較小的權利要求的方式規避專利局的審查,在授予專利權之后再以說明書披露了等同物為理由而試圖通過適用等同原則來認定侵權。專利權人不能通過適用等同原則將專利權保護范圍擴大到權利要求中沒有指明的材料,因此專利說明書中雖然披露但未要求保護的客體不能再屬于等同的范圍。

最高人民法院頒布的《關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》(法釋[2009]21號)第五條規定,對于僅在說明書或者附圖中描述而在權利要求中未記載的技術方案,權利人在侵犯專利權糾紛案件中將其納入專利權保護范圍的,人民法院不予支持。這就是被業內所稱的捐獻規則。根據捐獻規則,說明書記載而權利要求未記載的技術方案,視為專利權人將其捐獻給社會公眾,不得在專利侵權訴訟中主張上述已捐獻的內容屬于等同特征所確定的范圍。因此,捐獻規則成為對等同原則適用的一種限制。專利權人在專利侵權訴訟中,往往會根據專利說明書的記載,對專利權利要求進行擴張,從而擴大專利權__的保護范圍。專利制度不僅要保護專利權人的利益,更要維護權利要求的公示作用。捐獻規則的確立有利于維護專利權利要求書的公示性,平衡專利權人和社會公眾的利益關系。

(二)禁止反悔原則限制等同原則的適用

禁止反悔是對等同原則的一種限制。其基本含義是說,在專利審查的過程中,專利申請人為區別現有技術而放棄的內容,不能在侵權訴訟中以適用等同原則的方式重新納入受保護范圍之內。禁止反悔與專利的審查程序密切相關,因為在專利申請的過程中,申請人總是希望將權利保護的范圍劃得盡可能大,而專利審查員又總是要依據現有技術要求申請人縮小權利保護的范圍。在專利申請和審查實踐中,專利局要求申請人修改權利要求書的原因多種多樣:有的修改是為了避開現有技術,以便申請者最終獲取專利;有的修改則與現有技術無關,與申請人最終獲取專利無關。也就是說,當權利要求的內容是因為與現有技術重疊或因為顯而易見性而放棄時,才可適用禁止反悔。當然,專利權人對修改權利要求書的原因負有舉證的義務,然后由法院考慮禁止反悔是否適用等同原則。如果權利人不能說明修改的原因,法院往往就會推定專利申請修改的目的就是為了避開現有技術,從而與可獲得專利性有關。在這種情況下,法院就可以適用禁止反悔原則,以限制等同原則的適用。

最高人民法院頒布的《關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》(法釋[2009]21號)第六條規定,專利申請人、專利權人在專利授權或者無效宣告程序中,通過對權利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術方案,權利人在侵犯專利權糾紛案件中又將其納入專利權保護范圍的,人民法院不予支持。這就是大家常說的“禁止反悔規則”。適用禁止反悔規則的條件包括:(1)專利權人對有關技術特征所作的限制或者放棄必須是明示的,而且已經被記錄在專利文檔、生效的無效決定以及行政判決中;(2)限制承諾或放棄保護的技術內容,必須對專利權的授予或者維持產生了實質性作用。例如,在澳諾公司與午時公司等專利侵權案【1】中,最高人民法院認為,從涉案專利審批文檔中可以看出,專利申請人進行的修改是針對國家知識產權局認為涉案專利申請公開文本權利要求保護范圍過寬,在實質上得不到說明書支持的審查意見而進行的;被訴侵權產品的相應技術特征屬于專利權人在專利授權程序中放棄的技術方案,不應當認為其與權利要求1中的技術特征等同而將其納入專利權的保護范圍。再如,在優他公司與萬高公司等專利侵權案【2】中,最高人民法院根據專利權人在涉案專利授權和無效宣告程序中做出的意見陳述,以及涉案專利說明書中記載的有關不同工藝條件所具有的技術效果的比較分析,認定被訴侵權產品中的相關技術特征與涉案專利中的對應技術特征不構成等同,被訴侵權產品沒有落入涉案專利權利要求1的保護范圍。但是在中譽公司與九鷹公司侵犯實用新型專利權糾紛案【3】中,最高人民法院指出,禁止反悔原則通常適用于專利權人通過修改或意見陳述而自我放棄技術方案的情形;如果獨立權利要求被宣告無效而在其從屬權利要求的基礎上維持專利權有效,且專利權人未曾作自我放棄,則不宜僅因此即對該從屬權利要求適用禁止反悔原則,并限制等同侵權原則的適用。

沈其衡與上海盛懋交通設施工程有限公司侵犯實用新型專利權糾紛案【4】,是法院適用禁止反悔限制等同原則的典型案件。在該案中,涉案專利的權利要求1為:“一種汽車地樁鎖,其特征在于:它由底座、芯軸、活動樁和鎖具構成,所述底座固定在地面上,所述活動樁通過芯軸與底座相連,活動樁設有供鎖具插入的孔。”雙方對于“活動樁設有供鎖具插入的孔”這一技術特征的解釋存在分歧。關于該技術特征,根據涉案專利的權利要求、專利無效宣告程序中專利復審委員會的決定及后續行政訴訟判決書等文件,以及專利權人在相應程序中的陳述,權利要求1中記載的“活動樁設有供鎖具插入的孔”的含義,是指“鎖具不是永久固定在孔中,而是根據使用狀態呈現兩種連接關系,即鎖定時位于活動樁的孔中,打開時,從孔中取出,與活動樁分離。”而被控侵權產品的鎖具是固定在底座上的,在鎖具鎖定時鎖舌插入“∧”形桿上的孔內,使右桿與底座相連。

審理專利侵權訴訟的一審法院認為,被訴侵權產品的該技術特征與“活動樁設有供鎖具插入的孔”是不相同的。即使上述技術特征等同能夠成立,由于沈其衡在向北京市第一中級人民法院提起行政訴訟的訴狀中陳述,“活動樁設有供鎖具插入的孔”的含義,是指:“鎖具不是永久固定在孔中,而是根據使用狀態呈現兩種連接關系,即鎖定時位于活動樁的孔中,打開時,從孔中取出,與活動樁的孔分離”,沈其衡的該陳述也得到了北京市第一中級人民法院、北京市高級人民法院以及專利復審委員會的確認,從而認為涉案專利權利要求1有新穎性和創造性被維持有效,因此,根據禁止反悔原則,沈其衡亦不能以構成等同技術特征為由主張專利侵權成立。

關于禁止反悔原則,審理專利侵權訴訟的二審法院認為,一審判決的有關表述是:“??即使上述技術特征等同能夠成立??,根據禁止反悔原則,原告亦不能以等同為由主張專利侵權成立”。根據上述表述以及一審判決的整體來看,一審判決只是表述了一種假設的存在及其法律后果,并不存在對本案適用等同原則,以及以“禁止反悔原則”來剝奪上訴人有關權利的情況。況且,法院在認定等同侵權時,也應該依職權根據案件事實審查是否適用禁止反悔原則,將等同侵權限定在恰當的范圍內。

最高人民法院在再審中指出,禁止反悔原則是對認定等同侵權的限制。現行法律以及司法解釋對人民法院是否可以主動適用等同原則未作規定,為了維持專利權人與被控侵權人以及社會公眾之間的利益平衡,亦不應對人民法院主動適用禁止反悔原則予以限制。因此,在認定是否構成等同侵權時,即使被控侵權人沒有主張適用禁止反悔原則,人民法院也可以根據業已查明的事實,通過適用禁止反悔原則對等同范圍予以必要的限制,以合理地確定專利權的保護范圍。

(三)現有技術限制等同原則的適用

在適用等同原則的情況下,專利權的保護范圍不能擴大到覆蓋已經構成現有技術的客體的程度。這是因為,屬于現有技術的權利要求不能滿足專利的授權條件,專利授權部門也不會把專利權授予這樣的權利要求。【5】利用現有技術限制等同原則的適用范圍,這實際上是一種假定方法,就是把被訴侵權物所采用的技術方案與現有技術中相應的技術方案進行比較。如果被訴侵權物所采用的技術方案不能夠滿足專利的授權條件,那么被訴侵權物所采用的技術方案屬于現有技術,因此被訴侵權物不侵犯涉案的專利權;如果被訴侵權物所采用的技術方案能夠滿足專利的授權條件,那么被訴侵權物所采用的技術方案不屬于現有技術,因此被訴侵權物侵犯涉案的專利權。

根據現行《專利法》第六十二條的規定,在專利侵權糾紛中,被控侵權人有證據證明其實施的技術屬于現有技術的,不構成侵犯專利權。最高人民法院頒布的《關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》(法釋〔2009〕21號)第十四條對“屬于實施現有技術”的情形進行了具體界定,即被訴落入專利權保護范圍的全部技術特征,與一項現有技術方案中的相應技術特征相同或者無實質性差異的,人民法院應當認定被訴侵權人實施的技術屬于《專利法》第六十二條規定的現有技術。根據該司法解釋的規定,“屬于實施現有技術”的情形包括兩種情形:其一為被訴侵權物的技術特征與現有技術方案中的相應技術特征構成相同;其二為被訴侵權物的技術特征與現有技術方案中的相應技術特征無實質性差異,即構成等同。因此,在專利侵權訴訟中,雖然被訴侵權物的技術特征與專利權利要求所記載的技術特征構成等同,但是如果被告提供的證據能夠證明被訴侵權物與一項現有技術方案中的相應技術特征也構成等同,那么法院便不能根據等同原則認為被訴侵權物落入專利權的保護范圍,更不能認為被告侵犯了原告的專利權。

(四)特別排除規則限制等同原則的適用

特別排除規則,是指等同原則不能適用于權利要求已經特別排除的客體。在具體案件中是否禁止適用等同原則,主要取決于專利是否已經清楚地排除了專利權人在侵權訴訟中所主張的等同物,而不管是以默示的方式還是明示的方式。【6】該規則背后的理由就是,通過特別排除某些客體的方式界定專利權的范圍,專利權人就以間接的方式放棄了那些被排除的客體,因此專利權人在專利侵權訴訟中__不得再通過適用等同原則將那些已經排除的客體再納入專利權的保護范圍。【7】適用特別排除規則的專利侵權案件大致可以分為兩種情形。其中一種情形是專利說明書中對某些客體做了特別排除;另一種情形是權利要求書中對某些客體做了特別排除。【8】我國現有的司法解釋就適用等同原則的限制僅包括審查檔案禁止反悔規則、公共捐獻規則以及現有技術規則,并沒有包括特別排除規則。但在一些專利侵權訴訟案件中,我國的一些法院已經開始適用特別排除規則。

例如,在“混凝土薄壁筒體構件”實用新型專利侵權糾紛案【9】中,專利權利要求的一個技術特征是“筒底以至少兩層以上的玻璃纖維布疊合而成,各層玻璃纖維布之間由一層硫鋁酸鹽水泥無機膠凝材料或鐵鋁酸鹽水泥無機膠凝材料相粘接”。而被訴侵權物筒底材料為水泥和沙石,不含玻璃纖維。專利權人主張筒底不是必要技術特征,即使是必要技術特征,被告的筒底也與之等同。法院判決認為,“該權利要求書中有關筒底由至少兩層以上玻璃纖維布疊合、疊套組成表述,是相對于公知技術的重要區別特征,而且專利權利要求書中采用的是‘至少’這樣的嚴格限定詞語,故不能作擴大解釋,更不能予以忽略,否則就會損害專利法律制度的穩定性和社會公眾利益。”【10】針對相同的權利要求,最高法院判決書中也做出了類似的認定:“明確使用了‘至少二層以上’這種界限非常清楚的限定詞,說明書亦明確記載玻璃纖維布筒的套疊層‘可以少到僅兩層’,故在解釋權利要求時,不應突破這一明確的限定條件。”【11】再如在莫文彩訴海南榮德實業開發有限公司等侵犯專利權糾紛一案【12】中,專利要求書在敘述方位滅雷錐數量時,明確使用了“數量不少于4枚,不超過40枚”的限定詞,被訴侵權物的金屬球體只有1枚豎直向上的錐體。法院認為,對于權利要求中的這一限定,應當認定本領域的普通技術人員通過閱讀權利要求書和說明書,無法聯想到方位滅雷錐的數量少于4枚或多于40枚仍然可以實現發明目的,否則就等于權利要求書中對方位滅雷針的數量沒有4-40枚的限制,從而導致專利權利保護范圍不合理擴大。法院最終認定被訴侵權物與涉訟專利既未構成相同特征,也未構成等同特征,不具備涉訴專利的避雷目的和效果。

而在林建耀等訴廈門隆宇工貿有限公司侵犯專利權糾紛一案【13】中,涉案專利的權利要求的一個技術特征為“床柱的側面或棱角上至少兩排榫孔”,而被控侵權產品只有一排榫孔。法院最終認定,被控侵權產品缺少另一排榫孔是由被控侵權產品的側梁與床柱焊接決定的,被控侵權產品系以焊接的方式吸收、合并了還需具有另外一排榫孔的技術特征,該特征并非真正意義上的缺少于被控侵權產品中。被控侵權產品的橫梁與床柱的連接方式事實上使被控侵權產品具備了涉案專利所要達到的技術效果,同樣便于拆卸、運輸、組裝,其側梁與床柱焊接的方式與涉案專利采取側梁與床柱榫接的方式相比,在技術手段上屬于簡單的替換,都是起連接功能,整個產品的技術效果與涉案專利基本相同,沒有達到變優或變劣的效果,本領域的普通技術人員在閱讀了專利文件后,很容易想到以這種簡單的替換方式實現專利發明的效果。據此,被控侵權產品的側梁和床柱焊接構成對專利技術中側梁榫接以及床柱上還需具備另外一排榫孔的等同替換,應認定是相等同的技術特征。

四、小結
總體來說,目前對于等同原則的適用,我國的司法政策是總體上趨于嚴格的。在具體的司法規則方面,我國的司法解釋就適用等同原則的限制包括審查檔案禁止反悔規則、捐獻規則以及現有技術規則,并沒有包括特別排除規則。但是我國的一些專利侵權訴訟案件已經開始適用特別排除規則,只是在具體適用時的情形不盡相同,有的案件適用特別排除規則限制等同原則的適用從而否定專利侵權成立,有的案件則突破或無視特別排除規則,仍然適用等同原則判定專利侵權成立。

注釋:

1 澳諾公司與午時公司等專利侵權案,最高人民法院(2009)民提字第20號。

2 優他公司與萬高公司等專利侵權案,最高人民法院(2010)民提字第158號。

3 中譽公司與九鷹公司侵犯實用新型專利權糾紛案,最高人民法院(2011)民提字第306號。

4 沈其衡與上海盛懋交通設施工程有限公司侵犯實用新型專利權糾紛案,最高人民法院(2009)民申字第239號民事裁定書

5 Craid Allen Nard:The Law of Patent, 2011 Aspen Publishers, p521.

6 Sage Products, Inc. v. Devon Industries, Inc.,126 F3d 1420(Fed. Cir. 1997).

7 SciMed Life System, Inc., v. Advanced Cardiovascular Systems, Inc.,242 F.3d, 1337, (Fed. Cir. 2001).

8 Blake B. Greene, Bicon, Inc. v. Straumann Co.: The Federal Circuit Specifically Excluded Claim Vitiation to Illustrate a New Limitig Principle on the Doctrine of Equivalents, 22 Berkeley Tech. L. J. 155.

9 青島堅固建筑材料有限公司訴山東金富房地產開發有限公司、青島建設集團置業有限公司等案,一審:山東省青島市中級人民法院(2004)青民三初字第307號;二審:山東省高級人民法院(2005)魯民三終字第8號案。

10 山東省青島市中級人民法院(2004)青民三初字第307號判決書。

11 中華人民共和國最高人民法院(2005)民三提字第1號民事判決。

12 莫文彩訴海南榮德實業開發有限公司等,海南省高級人民法院(2008)瓊民二終字第31號。

13 參見林建耀訴廈門隆宇工貿有限公司侵犯實用新型專利權糾紛案,福建省高級人民法院(2010)閩民終字第724號民事判決書。



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